隆安法言丨图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定——“蜀豹及图”商标撤销复审行政诉讼案介绍

2025-01-24 5
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【前言】
商标的价值在于使用。商标的识别功能通过使用产生,并在实际使用中得到强化。《商标法》对于无正当理由连续三年不使用的注册商标规定了撤销(下称“撤三”)制度,即《商标法》第四十九条第二款规定,商标没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。同时,2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第二款规定,“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。”本案是我所合伙人付建军律师、赵成艳律师代理的商标撤销复审行政诉讼的胜诉案件,该案中行政机关与司法机关在审查实际使用标志是否构成对注册商标的使用时存在不同的认定。

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【案情简介】
2017年7月14日,我所代理彪马欧洲公司(下称“彪马公司”)基于连续三年不使用为由申请撤销杰豹(国际)控股有限公司(下称“杰豹公司”)的第1660241号“隆安法言丨图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定——“蜀豹及图”商标撤销复审行政诉讼案介绍”商标(下称“诉争商标”)在服装商品上的注册,原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会(下称“国家知识产权局”)均作出维持诉争商标的注册决定。彪马公司不服,向北京知识产权法院提起撤销复审行政诉讼,北京知识产权法院判决撤销被诉决定,判令国家知识产权局重新作出决定。二审北京市高级人民法院维持原判。

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【裁判观点】

国家知识产权局认为被申请人在实际使用中并未改变诉争商标显著部分,仍可视为是对诉争商标的使用,进而维持了诉争商标的注册。

但北京知识产权法院认为实际使用商标“隆安法言丨图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定——“蜀豹及图”商标撤销复审行政诉讼案介绍”的豹子图形与诉争商标“隆安法言丨图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定——“蜀豹及图”商标撤销复审行政诉讼案介绍”在后腿部存在明显差异,难以认定被许可使用人实际使用了诉争商标。北京市高级人民法院也作出类似的认定,杰豹公司提交的证据可以证明其授权案外主体生产销售“蜀豹及图”品牌产品,但其授权案外主体生产销售的品牌产品的标志与诉争商标标志在设计细节、形态等方面存在明显差异,不足以证明诉争商标于指定期间进行了真实、有效的使用,撤销了诉争商标的注册。

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【隆安点评】
在撤三案件中,对核准商标标识的使用是审查的要点之一。《商标法》规定了商标注册人应当按照核准的商标标识使用,不得自行改变。但最高人民法院司法解释也规定实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。可见,最高人民法院的规定引入了“改变显著特征”的标准,该标准成为“细微差别”与“自行改变”的界限。

通过本案判决,可以分析得出图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定标准,具体如下:

1、图文组合商标的撤三案件中,使用文字部分并不当然视为图文组合商标整体的使用

对于图文组合商标,尤其是存在中文的情况下,文字部分往往成为组合商标的显著识别部分。以往的很多图文组合商标的撤三案件中,对文字部分标识的使用通常会被认定为未“改变显著特征”,视为图文组合商标整体的使用。例如北京高院作出的“蓝鲨”商标撤销复审行政诉讼案件[1]中,诉争商标是“隆安法言丨图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定——“蜀豹及图”商标撤销复审行政诉讼案介绍”,实际使用的标识是纯文字“蓝鲨”,法院认为“销售合同、采购订单、外购入库单的品牌栏显示文字‘蓝鲨’,虽与诉争商标有所区别,但考虑到诉争商标为图文组合商标及商业使用惯例,可视为对诉争商标的使用”又如,北京知识产权法院作出的“强盛”商标撤销复审行政诉讼案件[2]中,诉争商标是“隆安法言丨图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定——“蜀豹及图”商标撤销复审行政诉讼案介绍”,实际使用的标识是纯文字“强盛”,法院认为注册商标权利人在诉讼阶段提交的指定期限内,其与多家公司签订的产品经销协议、发票及送货单中均显示有“强盛”字样,能够证明诉争商标与指定期限内在核定商品上的真实使用情况

而本案判决表明图文组合商标的撤三案件中,使用文字部分并不当然视为图文组合商标整体的使用。诉争商标是“蜀豹及图”的组合商标,商标权利人提交了带有“蜀豹”文字的广告承揽合同、委托加工对账单、转账凭证、收款收据等证据,但通过判决内容可以分析得出法院认为虽然商标在实际使用中显示了“蜀豹”文字,但其整体使用方式改变了诉争商标的显著特征,因此在案证据不能视为对诉争商标的使用证据

2、当图文组合商标中图形变形使用已经达到相关公众存在将该商标误认为是他人商标的可能性时,即可认定达到了“改变显著特征”的标准。

虽然本案证据显示实际使用标识“隆安法言丨图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定——“蜀豹及图”商标撤销复审行政诉讼案介绍”与诉争商标“隆安法言丨图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定——“蜀豹及图”商标撤销复审行政诉讼案介绍”仅存在后腿部的细微差异,但该图形变形使用后的标识“隆安法言丨图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定——“蜀豹及图”商标撤销复审行政诉讼案介绍”已经与英国知名豪华汽车品牌捷豹“隆安法言丨图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定——“蜀豹及图”商标撤销复审行政诉讼案介绍”商标几乎完全相同。彪马公司强调了该事实,并主张该商标的实际使用形式存在被相关公众误认为是捷豹品牌的可能性,当商标标识已经被改变到令消费者可能误认的程度,那么必然是已经“改变显著特征”

最终,两审法院均将实际使用中的该部分差异认定为改变了诉争商标的显著特征,撤销了诉争商标的注册。

3、主观恶意因素在撤三案件中考量

实践中,已经有案例在撤三案件中考虑了主观恶意因素,如最高人民法院作出的“湾仔码头”商标[3]和“红牛及图”商标[4]撤销复审行政纠纷案等,以上两案件中最高人民法院基于主观恶意因素分别从缺乏真实使用意图和防止相关公众混淆的角度,从严把握了审查标准

本案中,虽然主观恶意因素未在判决中体现,但彪马公司在庭审中着重强调了诉争商标注册人的主观恶意。本案诉争商标注册人公司名称中显著识别部分“杰豹”与英国知名豪华汽车品牌“捷豹”同音,且杰豹公司从他人手中获准转让诉争商标后,在使用商标时将诉争商标中的豹图形直接改变成与捷豹图形完全相同的标识,目的就是全方位攀附捷豹品牌的知名度和影响力,误导消费者。进而,彪马公司还强调,如果本案商标被维持注册,那么杰豹公司日后把公司名称改为“彪玛(国际)控股有限公司”并将实际使用的商标变成“隆安法言丨图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定——“蜀豹及图”商标撤销复审行政诉讼案介绍”或“隆安法言丨图文组合商标撤三案件中“改变显著特征”的判定——“蜀豹及图”商标撤销复审行政诉讼案介绍”,是否也应当被认定为是对注册商标的使用呢?无论如何,不能让商标注册成为商标侵权的掩护

因此,本案中诉争商标注册人的主观恶意因素也应当在某种程度上影响合议庭的审理,以致本案两审合议庭都从严把握了审查标准。

 

[1] 参见北京市高级人民法院(2021)京行终8168号行政判决书

[2] 参见北京知识产权法院(2020)京73行初11225号行政判决书。

[3] 参见最高人民法院(2015)知行字第181号行政判决书。

[4] 参见最高人民法院(2011)知行字第28号行政判决书。

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